может ли лицензионный договор, заключаемый между коммерческими организациями, быть безвозмездным
Обоснование данной позиции приведено ниже в материалах «Системы Юрист».
Рекомендация: Как согласовать условие о вознаграждении, выгодное лицензиату
«Условие о вознаграждении как существенное условие лицензионного договора
По умолчанию любой лицензионный договор должен предусматривать размер вознаграждения или порядок его определения (п. 5 ст. 1235 ГК РФ). Другими словами, условие о награде считается существенным условием наряду с двумя другими условиями — о предмете и о способах использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.
Исключение составляют два случая:
- общий, то есть распространяющийся на любой лицензионный договор независимо от его предмета*;
- специальный, то есть характерный только для лицензионных договоров, заключенных в отношении программы для ЭВМ илибазы данных.
В каждом из этих двух случаев условие о вознаграждении не считается существенным условием договора.
Общий случай — стороны прямо указывают в договоре на его безвозмездный характер (п. 5 ст. 1235 ГК РФ). Другими словами, стороны заключают безвозмездный лицензионный договор*.
На практике такие договоры встречаются довольно редко. Ведь чаще всего лицензиар предоставляет право использования объекта интеллектуальной собственности как раз для того, чтобы получить вознаграждение.
В то же время лицензиат может попробовать убедить лицензиара сформулировать условие о безвозмездности (например, сославшись на то, что организация, выступающая в роли лицензиата, предоставляет организации-лицензиару имущественную выгоду по другой сделке). Кроме того, бывают ситуации, когда безвозмездный характер лицензионного договора отвечает интересам обеих его сторон (к примеру, когда стороны входят в одну группу лиц).
Лицензиат и лицензиар — коммерческие организации. Лицензиат убедил лицензиара безвозмездно предоставить право использования объекта интеллектуальной собственности. Будет ли лицензионный договор противоречить правилам о запрете дарения (подп. 4 п. 1 ст. 575 ГК РФ) и считаться недействительной сделкой (131,71509)
Единой позиции по этому вопросу нет.
В настоящее время на практике наиболее распространена позиция, согласно которой к отношениям по лицензионному договору не применяются правила о запрете дарения между коммерческими организациями. Другими словами, коммерческие организации вправе заключить любой лицензионный договор — как возмездный, так и безвозмездный.
Это объясняется следующими причинами:
- закон прямо предусматривает возможность безвозмездно распоряжаться исключительным правом (п. 3 ст. 1234, п. 5 ст. 1235 ГК РФ);
- к договорам о распоряжении исключительным правом, в том числе к лицензионным договорам, применяются общие положения об обязательствах и о договоре, причем только тогда, когда иное не установлено правиламираздела VII Гражданского кодекса РФ и не вытекает из содержания или характера исключительного права (п. 2 ст. 1233 ГК РФ);
- запрет дарения между коммерческими организациями (подп. 4 п. 1 ст. 575 ГК РФ) — это специальная норма, регулирующая отношения по конкретному виду договора — договору дарения. Следовательно, к отношениям по лицензионному договору она не применяется.
Так, при рассмотрении одного из споров Арбитражный суд Свердловской области пришел к следующему выводу: «…закон не предусматривает возможности применения к договорам, по которым происходит оборот результатов интеллектуальной деятельности, норм, регулирующих поименованные в части второй ГК РФ обязательства (в частности, договор дарения), а позволяет применять в субсидиарном порядке лишь общие положения об обязательствах и договорах. В связи с этим безвозмездность спорной сделки не может являться основанием для вывода о противоречии ее закону, так как фактически сторонами согласована безвозмездность сделки, допускаемая законодательством при обороте объектов авторского права» (решение Арбитражного суда Свердловской области от 18 ноября 2011 г. по делу № А60-26562/2011). Вышестоящие суды оставили это решение без изменения. В частности, ФАС Уральского округа указал: «…нормы ч. 4 Гражданского кодекса Российской Федерации допускают возможность безвозмездного оборота результатов интеллектуальной деятельности» (постановление ФАС Уральского округа от 25 мая 2012 г. № Ф09-3541/12 по делу № А60-26562/2011, определением ВАС РФ от 10 сентября 2012 г. № ВАС-9075/12отказано в передаче дела в Президиум ВАС РФ для пересмотра в порядке надзора).
Однако до вступления в силу части 4 Гражданского кодекса РФ преобладала противоположная позиция: на отношения между коммерческими организациями, заключившими безвозмездный лицензионный договор, распространяются правила о запрете дарения. По этой причине суды признавали лицензионный договор недействительным (постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 21 ноября 2002 г. № Ф08-4340/2002). К выводу о запрете дарения суды приходили и в случае, когда одна коммерческая организация безвозмездно уступала исключительное право другой коммерческой организации (постановления ФАС Московского округа от 9 июня 2004 г. № КГ-А40/3700-04, ФАС Северо-Западного округа от 17 августа 2006 г. по делу № А13-10364/2005-06).
В настоящий момент такой позиции придерживается ряд специалистов в области права. Не исключено, что в случае спора эту позицию займет и суд. В частности, возможно, что суд будет следовать следующей логике: объектом договора дарения может быть имущественное право (п. 1 ст. 572 ГК РФ). В свою очередь, исключительное право считается имущественным правом (ст. 1226 ГК РФ). Значит, фактически между коммерческими организациями возникли отношения по дарению.
Но, даже если суд укажет на возможность того, что к отношениям сторон безвозмездного лицензионного договора могут применяться правила о дарении, это не означает, что лицензионный договор автоматически будет считаться недействительным. Вероятнее всего, суд проанализирует, получил ли лицензиар, безвозмездно предоставивший право использования объекта, какую-либо имущественную выгоду (например, по иной сделке с лицом, выступившим в роли лицензиата). Если выяснится, что у лицензиара не было намерения предоставить право использования в качестве дара, суд не применит правила о запрете дарения (п. 3 информационного письма Президиума ВАС РФ от 21 декабря 2005 г. № 104 «Обзор практики применения арбитражными судами норм Гражданского кодекса Российской Федерации о некоторых основаниях прекращения обязательств»).
Вывод: если коммерческие организации заключат безвозмездный лицензионный договор, то в случае спора суд, скорее всего, не признает такой договор недействительным со ссылкой на подпункт 4 пункта 1 статьи 575 Гражданского кодекса РФ. В то же время, если заключение договора связано с наличием каких-либо встречных обязательств лицензиата (в т. ч. по другим сделкам), не помешает прямо указать на такие обязательства в тексте лицензионного договора. Это в максимальной степени обезопасит стороны от того, что суд применит к сложившимся отношениям правила о дарении и признает договор недействительным.
Стоит, однако, отметить, что с 1 октября 2014 года в законе появится прямой запрет заключать безвозмездный лицензионный договор на монопольных условиях (на территории всего мира на весь срок действия исключительного права)*.
Внимание! (167,1879) Если лицензионный договор не будет прямо предусматривать его безвозмездность и при этом стороны не согласуют размер вознаграждения или порядок его определения, то договор будет считаться незаключенным
Такое правило приведено в абзаце 2 пункта 5 статьи 1235 Гражданского кодекса РФ и в абзаце 2 пункта 13.6 постановления от 26 марта 2009 г. Пленума Верховного суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее — постановление № 5/29).
Причем «обойти» это правило не удастся.
В частности, в случае спора лицензиат не сможет сослаться на пункт 3 статьи 424 Гражданского кодекса РФ (абз. 2 п. 5 ст. 1235 ГК РФ). Другими словами, у лицензиата не получится доказать, что награда по договору — это сумма, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги, а значит, размер вознаграждения согласован и договор заключен.
Если договор будет требовать регистрации, то сторонам не удастся добиться того, чтобы его зарегистрировали и, следовательно, чтобы он начал действовать.
Пример из практики: суд посчитал отказ в регистрации лицензионного договора правомерным, поскольку стороны не согласовали условие о вознаграждении
ООО «К.» и ООО «В.» составили лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака. Затем ООО «К.» представило в Роспатент комплект документов с целью зарегистрировать договор (ст. 1490 ГК РФ).
Однако Роспатент отказал в регистрации. По этой причине ООО «К.» обратилось в суд с заявлением о признании такого отказа недействительным и обязании Роспатента зарегистрировать лицензионный договор.
Суд посчитал, что стороны не согласовали условие о вознаграждении. Так, стороны установили, что «лицензиат обязан уплатить лицензиару лицензионное вознаграждение в соответствии с приложением 1, являющимся неотъемлемой частью договора». Однако ООО «К.» не представило такое приложение в Роспатент. Отсутствует приложение и в материалах дела.
По этой причине и ряду иных обстоятельств суд отказал заявителю в удовлетворении требований (постановление ФАС Московского округа от 28 мая 2012 г. по делу № А40-63433/11-12-534, определением ВАС РФ от 9 августа 2012 г. № ВАС-9954/12 отказано в передаче дела в Президиум ВАС РФ для пересмотра в порядке надзора).
Внимание! (167,1880) С 1 октября 2014 года стороны будут не вправе заключить безвозмездный лицензионный договор на монопольных условиях (на территории всего мира на весь срок действия исключительного права).
1 октября 2014 года вступят в силу изменения, внесенные в статью 1235 Гражданского кодекса РФ Федеральным законом от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
В частности, в этой статье появится пункт 5.1, который будет запрещать безвозмездно предоставлять право использования объекта интеллектуальной собственности, если одновременно будут выполняться следующие условия:
- лицензиар и лицензиат — коммерческие организации;
- вид лицензионного договора — исключительная лицензия;
- лицензиат получает право использовать объект на территории всего мира и на весь срок действия исключительного права;
- Гражданский кодекс РФ не предусматривает иные правила для случая, когда соблюдаются три названных выше условия.
Если стороны все-таки заключат такой безвозмездный лицензионный договор, он, вероятно, будет считаться ничтожной сделкой, поскольку затронет публичные интересы либо права и охраняемые законом интересы третьих лиц (п. 2 ст. 168 ГК РФ). В свою очередь, это будет означать следующее:
- сторона сделки, действующая добросовестно (а также иное лицо в случаях, предусмотренных законом), получит право потребовать применить последствия недействительности ничтожной сделки (п. 3, 5 ст. 166 ГК РФ);
- любое лицо, имеющее охраняемый законом интерес в признании сделки недействительной, будет вправе заявить о ничтожности сделки, не предъявляя при этом требование о применении последствий недействительности сделки (абз. 2 п. 3 ст. 166 ГК РФ);
- суд сможет по своей инициативе применить последствия недействительности ничтожной сделки, если это будет необходимо для защиты публичных интересов, а также в иных случаях, предусмотренных законом (п. 4 ст. 166 ГК РФ).
Специальный случай — стороны заключают договор одним из особых способов, предусмотренных в пункте 3 статьи 1286 Гражданского кодекса РФ (абз. 2 п. 38.2 постановления № 5/29)».
* Так выделена часть материала, которая поможет Вам принять правильное решение.